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知识产权尽职调查的目的与重点

发布日期:2022-06-26 01:15浏览次数:

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知识产权不同于房地产和其他有形资产。知识产权是一种无形资产,对其价值的无形评估没有非常明确的标准。部分知识产权的权属关系复杂,现代科技的发展使得某项技术和软件很容易被淘汰,这也给知识产权的评估带来了很多不确定因素和困难。

知识产权尽职调查不仅需要律师,还需要专利代理人、专业技术人员和行业协会专家的配合,才能让收购有序高效地进行,也才能将收购的风险和成本降到最低。

随着经济全球化和网络信息化的快速发展,现代企业可能拥有的知识产权范围已经不仅仅包括商标、专利、版权等传统内容。以下列出企业经营活动中可能出现的知识产权相关内容,供参考:

虽然有些项目不一定是法律关系,比如掌握核心技术的技术人员,但也是评估企业整体价值不可或缺的重要因素。尤其是在企业竞争是人才竞争的时代,掌握一项关键技术的开发人员和技术人员,对企业来说是至关重要的宝贵财富。企业被收购后,R & ampd掌握了技术的人员跳槽了,对收购方来说就像买电脑一样。R & ampd人员是安装在电脑里的软件,可以自动升级。没有研发;d人员,以知识产权为核心竞争力的企业随时会被淘汰,就像电脑一样。

特别是对于专利权、商标权等权属关系的审查,不仅包括权利证书的登记状况和权属关系的确认(是否存在共有人、担保、授予第三方的许可等。),还要看权力的期限、无效和撤销的风险、是否有第三方侵权、维权范围,以及企业还有多项发明和商标要申请的情况下需要审查的相关资料。

值得注意的是,与第三方合作开发的专利是否与员工的职务行为有关,合同条款是否可能因权利行使过程中可能出现的纠纷,权利行使是否存在限制。被收购方的知识产权被许可使用他人权利的,需要重点关注许可合同中许可使用的权力范围和使用费支付条件的条款。此外,还需要防范债权人破产或者将相关权利转让给第三人而无法行使权力的情况。

以专利为例。被收购方作为申请人或者专利权人申请的专利可能是其员工发明的。需要查看劳动合同中是否有约定:如果有,需要根据劳动合同中的约定确定专利权归谁所有;没有约定的,应当根据《专利法》的相关规定确定是否属于职务发明及其归属。有时需要考察发明人与被收购方的关系(如果发明人不是被收购方的员工)。也许发明人才是真正的权利人,但表面上的专利权人并不真正拥有专利。对于合作开发和委托开发的专利技术,首先检查双方是否有约定。有约定的,从其约定。没有约定的,委托开发的专利权属于受托人,没有约定的,合作开发的专利权属于全体合作者。在专利共有的情况下,需要审查双方的合作合同及其权利义务,特别是是否有专利转让的限制性条款。

版权和专利权的归属有所不同。只是职务作品,著作权由作者享有,公司只有在经营范围内优先使用的权利。职务作品的版权仅在以下情况下属于公司

这里要特别注意委托开发和合作开发中知识产权的归属问题。由于版权未经登记即生效,有时企业并不拥有版权却误以为自己是版权所有者。因此,企业是否真正拥有版权往往需要多方求证。如果一个产品是与他人合作开发的,合作合同中没有明确的著作权归属,可能会产生纠纷。

真实案例:我们代表一家著名的大型跨国集团,对一家从事手机壳设计的中国公司的知识产权进行了尽职调查。据查,该公司主要以接受委托、合作等方式开展业务,其设计产品的著作权和专利权的权属关系十分复杂。关于权利归属的约定有九类,有的约定明确,可操作性强,有的约定极不确定。比如,其中一份委托合同约定,在委托方支付全部设计费之前,所有著作权、专利权归受托方所有;支付设计费后,委托方享有其接受的所有设计的知识产权;对于不被受托方接受的设计,受托方可以在六个月后拥有控制权,但在转让给第三方之前,必须取得受托方的书面同意,受托方必须在一周内回复,否则受托方可以自行处置。

从表面上看,受托方拥有未被委托方接受的设计的知识产权。受托人对这些设计申请专利和登记著作权是合法有效的。名义上是这些未被接受的设计的知识产权所有人,但实际上受托人只要转让其知识产权,都需要委托方的同意,而对方拥有绝对的否决权,因此其知识产权处于极不稳定的状态,受托人不能随意转让上述设计的知识产权。此外,该公司的内部档案缺失,因此无法确定以该公司名义申请的专利和注册版权的真正所有者。鉴于知识产权极不确定的状态,经过对知识产权的尽职调查,我们建议拒绝合并,客户采纳了律师的建议,最终放弃了对公司的收购。

以发明专利为例。在进行尽职调查时,不仅要看被并购方是否拥有发明专利,还要看发明专利的保护范围。收购方因为专利权利要求不完整而放弃收购的情况并不少见。不完整的专利权利要求会使专利保护范围过窄,容易让竞争对手绕过专利,形成激烈的市场竞争。在这种情况下,专利的预期长期经济价值和战略价值将不如并购时的市场表现。一旦竞争对手通过研究公布的专利说明书找到了替代专利的方法,其竞争优势将不复存在。另一方面,对于并购中特别需要或正在申请的专利。a、不仅要研究它们的授权状况或授权后被宣布无效的可能性,还要搞清楚专利的实施即使在拥有有效专利后,是否还需要获得竞争企业的其他核心专利。如果存在这种可能性,就需要重新评估购买价格,甚至购买的必要性。

在尽职调查中,商标审查的重点是审查被并购方商标核准注册的商品范围是否涵盖客户希望从事的业务,被并购方是否在客户期望开发的海外市场拥有商标专用权。需要区分目标公司拥有的是商标专用权还是从第三方获得的商标使用权。如果是后者,就要考察被获取方是否有权利进行分许可。如果没有,必须设法从原商标持有人处取得商标使用许可,否则合并可能流产。即使是入股,也要注意商标许可协议中是否有类似的条款,比如商标许可是否会被收回

知识产权可能给权利人带来一些或有负债。比如专利侵犯第三人合法权利时,可能被行政机关或法院采取保全措施或原告要求损害赔偿。一些国家严厉打击专利和商标侵权行为。因此,如果被并购方的产品出口,尤其要考察所有出口国的法律环境,研究在国外侵犯第三方合法权利或被要求赔偿损失的可能性。此外,对于新《专利法》第六条、第八条规定的职务发明、合作发明、委托发明等特殊情况的专利使用费,也需要了解相关合同条款,避免日后需要收购方支付的巨额专利使用费。

在收购方与第三方签订的知识产权相关合同中,包括许可合同、联合开发合同、委托开发合同等。是否有对收购方不利的条款,收购会对合同产生什么影响,合同中关于权利义务继承的条款都需要仔细研究。有的合同约定,由于权利人的变更,合同立即终止或者相关条件立即发生变化。在这种情况下,就需要考虑是否应该事先与合同对方进行沟通,取得对方的书面同意。

此外,还需要关注被并购方从第三方获得技术许可合同风险的原因。有很多种可能。在某些交易中,收购方可能因为各种原因无法获得第三方的技术许可,而是希望通过收购被收购方来获得许可。一些收购方也希望并购不会阻碍收购方继续使用许可技术。对于被并购方通过许可方式引进的技术,通常需要注意以下问题:

许可合同是否有效,合同的实际履行情况,相关合同有无争议及争议的解决方式。

在并购和股权收购交易中,需要重点关注因控制权转移需征得许可人同意、许可人是否有权提前解除合同等问题;在资产收购交易中,需要重点关注目标公司是否有权向买方转让相关许可权,是否需要许可方的事先同意,许可方是否有权提前解除合同。

对许可转让技术的使用范围有任何限制吗?你有权利再许可吗?并购后,买方及其关联公司是否有权使用它?交易完成了?

专利许可合同是否已按我国相关法律法规在国家知识产权局备案登记。从境外引进的技术、专利、商业秘密如果是许可的,是否按照我国技术进口的相关规定进行许可或登记?

如果被收购方的投资组合中有一部分位于海外,收购方需要将相关技术引入中国进行集成使用,则需要重点关注海外相关国家的技术出口管制政策和中国的技术进口限制政策。如果这些技术是被并购方通过许可获得的,则需要重点关注许可合同的地域性。如果许可区域没有覆盖中国,那么这些技术在并购后如果在中国使用,即使已经成功进口到中国使用,也会存在侵权风险。

在公司的并购中。a活动,经常发生收购方经过一系列尽职调查,发现很多无法解决的问题,放弃收购的情况。在这种情况下,被收购方的内部技术秘密可能已经被被收购方获取,这种获取是合法的。作为收购方,如果收购方是同行业的竞争对手,就要研究规划好披露知识产权和相关技术秘密的时机,当然更重要的是要和收购方签订保密协议。

特别是专利知识产权,如发明,即使在调查期间有效,也会因为失去新颖性和创造性而被法院宣布无效

在并购过程中。a、知识产权尽职调查除了上述与法律相关的调查外,还需要从业务、技术、财务、税收等方面分析评估知识产权在企业中的价值。知识产权是一种无形资产,与其他有形资产有着明显的区别,因此我们需要在并购过程中对其进行考察。

对于有形资产,收购方可以通过财务报表反映的数据直观地判断企业的价值,但对于企业中存在的知识产权的价值,要有专业的团队进行详细的调查研究,并将调查结果作为收购方的谈判筹码和降低收购风险和成本的重要参考和依据。

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